Marcas olfativas y sonoras en México: los nuevos desafíos en materia de propiedad industrial

Publicado el 12 de junio de 2019

Felipe Centeno Huerta
Licenciado en Derecho Corporativo y maestro en Tecnologías para el Aprendizaje
Catedrático del Decanato de Humanidades, Ciencias Sociales, Económico y
Administrativas de la Universidad Autónoma de Guadalajara
felipe.centeno@edu.uag.mx

El sistema de protección de la propiedad industrial en nuestro país tradicionalmente se divide en cuatro grandes áreas: invenciones, secretos industriales, derechos de obtentor y signos distintivos. Dentro de esta última categoría encontramos una de las figuras más conocidas y empleadas en el ámbito industrial y comercial: las marcas de productos y servicios.

El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial originalmente definía como marca a todo signo visible capaz de distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Sin embargo, en mayo de 2018 se publicó una importante reforma a la citada Ley, dentro de cuyas modificaciones se encuentra una de gran relevanci: la adopción de las marcas olfativas y sonoras dentro del sistema de protección de la propiedad industrial en México.

Es decir, las marcas, originalmente consideradas como signos perceptibles exclusivamente por el sentido de la vista, ahora se extienden a otros canales sensoriales, el oído y el olfato, aunque conservando su esencia como signos distintivos.

El nuevo texto del mencionado artículo 88 define como marca a “todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

Por su parte, el texto vigente del artículo 89 establece que pueden constituir una marca: los sonidos y los olores, es decir, se introducen las llamadas marcas “no tradicionales”.

Si bien esta reforma genera un importante precedente normativo y abre nuevas oportunidades de negocio para industriales y comerciantes, lo cierto es que también plantea importantes desafíos para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad encargada de su registro y defensa, así como para los agentes y especialistas en esta materia.

Uno de los retos principales que sin duda plantea esta reforma deriva de otro precepto de la Ley de la Propiedad Industrial, específicamente el artículo 90, fracción XVI, en el que se establece como impedimento para el registro de una marca la existencia previa de otra diversa ya registrada o en proceso de registro, a la que resulte ser similar en grado de confusión.

Cabe resaltar en este punto que si bien actualmente los juristas avocados a la materia de propiedad industrial cuentan con un vasto acervo a su alcance, tanto de jurisprudencia como de sentencias y precedentes que abordan los criterios seguidos por la autoridad para determinar si existe o no similitud en grado de confusión entre marcas, lo cierto es que dichos criterios se centran específicamente en signos distintivos apreciables de forma visual, donde los colores, letras, números, trazos, símbolos, figuras, concepto o la combinación de ellos permiten al consumidor distinguir entre uno y otro para elegir el de su preferencia, y precisamente este parámetro, es decir, la forma en que son apreciados por el público, es lo que determina la concesión o negativa de su registro.

Sin embargo, tratándose de marcas conformadas enteramente por aromas o sonidos, la tarea se antoja mucho más compleja, ya que si el comparativo entre signos conformados por elementos puramente visuales de por sí suele ser subjetivo, más aún puede resultar determinar si existe o no similitud al grado de confusión entre marcas “no tradicionales”, única situación en la que resulta dable negar el registro con total apego a la ley de la materia.

Lo anterior cobra relevancia si consideramos, además, que actualmente el único parámetro que se toma en cuenta por el analista para determinar una posible confusión es la forma en la que se representa de manera escrita el sonido o el aroma a registrarse, pero sin basarse en un análisis sensorial de dichas marcas; expuesto de otra forma, para determinar una posible confusión entre dos marcas sonoras u olfativas no intervienen los sentidos del oído ni del olfato, sino la sola interpretación de la redacción gramatical contenida en la solicitud.

Ello conduce a cuestionarnos si es válido, por ejemplo, conceder de forma genérica el registro de una marca olfativa para distinguir ropa con olor a madera recién cortada, cuando existen más de 1,500 especies de madera —sólo del tipo comercial—, cuyos aromas difieren notablemente entre sí, de la misma forma que, por ejemplo, podría solicitarse el registro de una marca sonora para juguetes, descrita como ladrido de un perro, aun cuando existen más de 300 especies en el mundo, y cuya acústica varía incluso en relación con su edad.

En conclusión, resulta esencial conocer a profundidad el tema y mantenerse muy alerta de los criterios jurisprudenciales, así como precedentes y sentencias que seguramente se emitirán como resultado de las primeras controversias que se susciten en relación con las marcas “no tradicionales”, pero además se recomienda analizar cómo han sido resueltos diversos litigios en materia de marcas sonoras y olfativas en distintas partes del mundo, como el notable caso Sieckmann, en el que más allá de la descripción de un aroma, se acudió a su composición química, e incluso a una muestra del mismo para resolver de fondo el conflicto.

Sólo así es posible (ya sea como autoridad, juzgador o litigante) formarse una opinión completa y debidamente sustentada sobre la naturaleza y alcances de las llamadas “marcas no tradicionales”, así como la manera de determinar si existe o no similitud en grado de confusión entre las mismas, siempre en estricto apego a la ley, la equidad y la justicia.

Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ilayali G. Labrada Gutiérrez